Der Erfolg eines Startups hängt stark davon ab, wie gut dessen Innovation vor Nachahmung geschützt wird. Neben dem gesetzlichen Schutz sind geeignete vertragliche Massnahmen zentral für den Erhalt von geistigem Eigentum.
Autoren: Dr. Michael Tschudin, RA Claudia Keller & Dr. Michael Baier
Geistiges Eigentum («IP» genannt) umfasst einen abschliessenden Katalog von Eigentumsrechten. Einige IP-Rechte sind zu registrieren, um vollumfänglichen Schutz zu erlangen. Dies betrifft das Markenrecht, Patentrechte und Designrechte. Daneben gibt es auch nicht registrierte IP-Rechte, wie sie im Urheberrecht festgelegt sind. Produkte und Dienstleistungen können oft durch eines oder mehrere dieser IP-Rechte vor Nachahmung durch die Konkurrenz geschützt werden. Um ein wirksames Sicherheitsdispositiv zu erhalten, ist jedes entstandene Arbeitsergebnis einzuordnen und entsprechende Massnahmen sind zu treffen – beispielsweise die Geheimhaltung von patentierbaren Erfindungen bis zur Patentanmeldung.
IP vor der Gründung
Häufige Probleme für Startups stellen sich bei der Zuweisung von geistigem Eigentum, das vor der Gründung des Startup-Unternehmens geschaffen wurde. Bei den in einem Register anzumeldenden IP-Rechten (das heisst Marken, Designs und Patente) gilt grundsätzlich das „First-to-File“-Prinzip, sprich die Rechte gehören derjenigen Partei, die zuerst eine Anmeldung vornimmt. Wenn nun noch keine Gesellschaft gegründet wurde, die als Inhaberin des Schutzrechts aufgeführt werden kann, muss die Anmeldung zur rechtzeitigen Sicherung der Rechte auf einen anderen Inhaber (beispielsweise einen oder mehrere Gründer) lauten.
Die Übertragung von geistigem Eigentum an das Startup sollte so rasch wie möglich nach der Eintragung ins Handelsregister durchgeführt werden. Wo beispielsweise die Übertragung einer wissenschaftlichen Institution nicht vollumfänglich möglich ist, sollten so weit wie möglich exklusive Nutzungsrechte zu Gunsten des Startups herausbedungen werden. Sowohl Übertragung wie auch Einräumung von Nutzungsrechten sollte ohne Beschränkungen wie Rückkaufoptionen oder umsatzabhängige Lizenzgebühren vereinbart werden.
IP nach der Gründung
Neben der Registrierung von IP-Rechten sind vertragliche Schutz- sowie Überwachungsmassnahmen zentral für den Erhalt des Unternehmenswerts. Spätestens im Rahmen einer Finanzierungsrunde oder bei einem Exit wird das geistige Eigentum zum Thema. Zu diesem Zeitpunkt lassen sich IP-Lücken erfahrungsgemäss jedoch nur noch schwer schliessen. Grundsätzlich sollte ein Startup immer die wesentlichen rechtlichen Dokumente beisammen haben und somit «Due Diligence»-fähig sein. Die folgenden vertraglichen Gestaltungsmöglichkeiten stehen im Vordergrund beim Schutz von IP nach der Gründung:
- Sowohl Arbeitsverträge als auch Verträge mit Dritten (zum Beispiel Freelancern) müssen eine klare und umfassende Klausel zur Abtretung von geistigem Eigentum enthalten.
- Geheimhaltungsvereinbarungen («NDA» genannt) schützen Know-how und Geschäftsgeheimnisse. Dabei sollte ausdrücklich festgehalten werden, dass das NDA keine Lizenz oder Exklusivität in Bezug auf die kommerzielle Nutzung gewährt.
- Kooperationsvereinbarungen sollten das Eigentum und das Nutzungsrecht an gemeinsamen Entwicklungen regeln. Im Allgemeinen führt die Zuweisung von Rechten in Abhängigkeit der geleisteten Arbeit oft zu unnötigen Rechtsstreitigkeiten und sind daher nicht zu empfehlen.
Gleichzeitig sollte sichergestellt werden, dass mit Hilfe von Überwachungsmassnahmen laufend geprüft wird, dass nicht Dritte identische oder ähnliche IP-Schutzrechte auf den Markt bringen und somit die eigenen IP-Rechte wertmindernd verwässern.
Kollaborative Innovation
Startups arbeiten bei der Entwicklung oft mit grösseren Unternehmen zusammen, die bereits in einem ähnlichen Bereich tätig sind. Falls das Startup innerhalb von zwei bis drei Jahren in den gleichen Markt wie der Kooperationspartner eintreten könnte, gilt das Entwicklungsprojekt nach dem Kartellrecht als von direkten Wettbewerbern durchgeführt. Vereinbarungen, die sich auf die gemeinsame Entwicklung beschränken, sind in der Regel insoweit rechtmässig, als alle Beteiligten die Ergebnisse verwenden dürfen.
Vereinbarungen, die eine gemeinsame Nutzung der Ergebnisse (bezüglich Lizenzierung, Vertrieb und so weiter) vorsehen, können jedoch als unzulässiges Kartell angesehen werden. Das rechtliche Risiko in solchen Situationen besteht insbesondere in der fehlenden Durchsetzbarkeit der Vereinbarung. Ein komplexer Rechtsstreit gegen ein grösseres Unternehmen mit «Deep pockets» kann für ein Startup das Aus bedeuten. Schliesslich erfordern Exklusivitätsklauseln mit tatsächlichen oder potentiellen Wettbewerbern eine sorgfältige Prüfung.
Der Erfolg eines Startups hängt stark davon ab, wie gut dessen Innovation vor Nachahmung geschützt wird. Neben dem gesetzlichen Schutz sind geeignete vertragliche Massnahmen zentral für den Erhalt von geistigem Eigentum.
Autoren: Dr. Michael Tschudin, RA Claudia Keller & Dr. Michael Baier
Geistiges Eigentum («IP» genannt) umfasst einen abschliessenden Katalog von Eigentumsrechten. Einige IP-Rechte sind zu registrieren, um vollumfänglichen Schutz zu erlangen. Dies betrifft das Markenrecht, Patentrechte und Designrechte. Daneben gibt es auch nicht registrierte IP-Rechte, wie sie im Urheberrecht festgelegt sind. Produkte und Dienstleistungen können oft durch eines oder mehrere dieser IP-Rechte vor Nachahmung durch die Konkurrenz geschützt werden. Um ein wirksames Sicherheitsdispositiv zu erhalten, ist jedes entstandene Arbeitsergebnis einzuordnen und entsprechende Massnahmen sind zu treffen – beispielsweise die Geheimhaltung von patentierbaren Erfindungen bis zur Patentanmeldung.
IP vor der Gründung
Häufige Probleme für Startups stellen sich bei der Zuweisung von geistigem Eigentum, das vor der Gründung des Startup-Unternehmens geschaffen wurde. Bei den in einem Register anzumeldenden IP-Rechten (das heisst Marken, Designs und Patente) gilt grundsätzlich das „First-to-File“-Prinzip, sprich die Rechte gehören derjenigen Partei, die zuerst eine Anmeldung vornimmt. Wenn nun noch keine Gesellschaft gegründet wurde, die als Inhaberin des Schutzrechts aufgeführt werden kann, muss die Anmeldung zur rechtzeitigen Sicherung der Rechte auf einen anderen Inhaber (beispielsweise einen oder mehrere Gründer) lauten.
Die Übertragung von geistigem Eigentum an das Startup sollte so rasch wie möglich nach der Eintragung ins Handelsregister durchgeführt werden. Wo beispielsweise die Übertragung einer wissenschaftlichen Institution nicht vollumfänglich möglich ist, sollten so weit wie möglich exklusive Nutzungsrechte zu Gunsten des Startups herausbedungen werden. Sowohl Übertragung wie auch Einräumung von Nutzungsrechten sollte ohne Beschränkungen wie Rückkaufoptionen oder umsatzabhängige Lizenzgebühren vereinbart werden.
IP nach der Gründung
Neben der Registrierung von IP-Rechten sind vertragliche Schutz- sowie Überwachungsmassnahmen zentral für den Erhalt des Unternehmenswerts. Spätestens im Rahmen einer Finanzierungsrunde oder bei einem Exit wird das geistige Eigentum zum Thema. Zu diesem Zeitpunkt lassen sich IP-Lücken erfahrungsgemäss jedoch nur noch schwer schliessen. Grundsätzlich sollte ein Startup immer die wesentlichen rechtlichen Dokumente beisammen haben und somit «Due Diligence»-fähig sein. Die folgenden vertraglichen Gestaltungsmöglichkeiten stehen im Vordergrund beim Schutz von IP nach der Gründung:
- Sowohl Arbeitsverträge als auch Verträge mit Dritten (zum Beispiel Freelancern) müssen eine klare und umfassende Klausel zur Abtretung von geistigem Eigentum enthalten.
- Geheimhaltungsvereinbarungen («NDA» genannt) schützen Know-how und Geschäftsgeheimnisse. Dabei sollte ausdrücklich festgehalten werden, dass das NDA keine Lizenz oder Exklusivität in Bezug auf die kommerzielle Nutzung gewährt.
- Kooperationsvereinbarungen sollten das Eigentum und das Nutzungsrecht an gemeinsamen Entwicklungen regeln. Im Allgemeinen führt die Zuweisung von Rechten in Abhängigkeit der geleisteten Arbeit oft zu unnötigen Rechtsstreitigkeiten und sind daher nicht zu empfehlen.
Gleichzeitig sollte sichergestellt werden, dass mit Hilfe von Überwachungsmassnahmen laufend geprüft wird, dass nicht Dritte identische oder ähnliche IP-Schutzrechte auf den Markt bringen und somit die eigenen IP-Rechte wertmindernd verwässern.
Kollaborative Innovation
Startups arbeiten bei der Entwicklung oft mit grösseren Unternehmen zusammen, die bereits in einem ähnlichen Bereich tätig sind. Falls das Startup innerhalb von zwei bis drei Jahren in den gleichen Markt wie der Kooperationspartner eintreten könnte, gilt das Entwicklungsprojekt nach dem Kartellrecht als von direkten Wettbewerbern durchgeführt. Vereinbarungen, die sich auf die gemeinsame Entwicklung beschränken, sind in der Regel insoweit rechtmässig, als alle Beteiligten die Ergebnisse verwenden dürfen.
Vereinbarungen, die eine gemeinsame Nutzung der Ergebnisse (bezüglich Lizenzierung, Vertrieb und so weiter) vorsehen, können jedoch als unzulässiges Kartell angesehen werden. Das rechtliche Risiko in solchen Situationen besteht insbesondere in der fehlenden Durchsetzbarkeit der Vereinbarung. Ein komplexer Rechtsstreit gegen ein grösseres Unternehmen mit «Deep pockets» kann für ein Startup das Aus bedeuten. Schliesslich erfordern Exklusivitätsklauseln mit tatsächlichen oder potentiellen Wettbewerbern eine sorgfältige Prüfung.
